In Noticias-Cromek

EXPANSIÓN: El titular de la marca “Black Friday” hace su particular “Black Friday”

Esta semana hemos tenido conocimiento de una situación -a la que ya nos hemos enfrentado en otras ocasiones-, en la que el titular de una marca (de dudosa concesión) requiere a un tercero para tratar de prohibir su uso incluso antes de que este se produzca.

Black Friday Barcelona una iniciativa creada por la agencia de marketing y comunicación Cromek System para dinamizar al comercio de proximidad.

En efecto, el titular en España de la marca “BLACK FRIDAY” requirió, entre otros, a nuestro cliente para impedir el uso de la citada marca este viernes 25 de noviembre, conocido como “Black Firday”, invocando su derecho registral sobre el citado término.

El Black Friday tiene lugar el día después de acción de gracias (cuarto jueves del mes de noviembre) y se caracteriza porque en este día muchas tiendas y superficies comerciales aplican importantes descuentos a todos o algunos de sus productos a fin de incentivar el consumo antes del período navideño. De hecho, el “Black Friday” se considera como el pistoletazo de salida a la temporada de compras de Navidad.

Aunque se trata de una tradición estadounidense, rápidamente se ha extendido al resto del mundo y su importancia es tal que para algunos establecimientos supone el día de más tráfico comercial del año incluso superior al primer día del período de rebajas.

Pues bien, como acabo de apuntar, el titular de la marca española “Black Friday” se ha puesto en contacto con varios establecimientos comerciales y marcas de nuestro país tratando de prohibir su uso el viernes día 25 de noviembre o bien, a permitir su utilización a cambio de un importante royalty. He de reconocer que el uso de la palabra “royalty” queda muy fino y elegante, evoca a “royal” (real, regio) pero realmente lo que se produce aquí es una suerte de extorsión en toda regla por muy políticamente incorrecto que pueda sonar este término.

Para no confundir al lector, vamos por partes. Con carácter previo, debemos señalar que el titular de la marca la ha obtenido de manera absolutamente legal y siguiendo todos los trámites exigidos en la normativa existente a tal efecto. Ahora bien, el organismo encargado de su concesión, en este caso la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) no parece haber seguido ni las normas ni sus propios parámetros interpretativos para la concesión de la citada marca.

El Derecho de Marcas en nuestro país establece una serie de prohibiciones absolutas de registro, entre ellas, la contenida en el art. 5.1. d) de la Ley 7/2001 de Marcas, de 7 de diciembre, que bajo la rúbrica “Prohibiciones Absolutas” establece que:

“No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (…)

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”.

Pues bien, termino “Black Friday” (viernes negro en español) se ha convertido en el habitual para referirse precisamente a las campañas promocionales realizadas este viernes de noviembre que, como ya hemos señalado, marca el inicio de la campaña navideña. Salvando las distancias, sería algo similar al término “rebajas”, pero referido a un concreto día del año. Por lo tanto, el vocablo “Black Friday” entraría, a nuestro juicio, en la citada prohibición del art. 5, apartado d). Ahora bien, al tratarse de un término extranjero distinto del castellano, cabría preguntarse si le sería de aplicación este precepto y, por lo tanto, debería de haberse denegado su registro.

En este sentido, la propia OEPM establece como criterio interpretativo general que una denominación en lengua extranjera debe de considerarse una denominación de fantasía o caprichosa. Este principio presenta una salvedad: que ese término extranjero por su concisión, utilización masiva o la falta de un equivalente preciso en nuestro idioma, se hayan generalizado por lo que pueden ser fácilmente reconocibles e identificables por un amplio sector de la población o de los consumidores .

Esto quiere decir, que si ese vocablo extranjero se ha convertido en común o habitual y, por lo tanto, identificable y reconocible por los consumidores, habrá que entenderlo “incorporado” al lenguaje español y no como una mera denominación caprichosa o de fantasía que no evoca significado alguno.

Un gran amigo mío que ocupa un puesto de responsabilidad en una empresa me dijo, en más de una ocasión, que nunca había dejado de hacer negocios por no tener un extraordinario nivel de inglés y que incluso ha cerrado contratos millonarios con cuatro palabras “no money, no fish”. Pues bien, si le preguntase a ese amigo mío por el Black Friday sabría perfectamente a que me estoy refiriendo, mientras que si le pregunto por su equivalente español “viernes negro” seguramente su repuesta estaría más encaminada al viernes que desató una crisis financiera a finales del siglo XIX en los EE.UU. originada por dos especuladores en el mercado del oro en N.Y. Del mismo modo, si hoy en una zona comercial de cualquier ciudad de España hiciésemos la misma pregunta, la respuesta sería, con casi total seguridad, la misma (por lo menos en lo que respecta al vocablo anglosajón, lo del “viernes negro” ya no lo tengo tan claro.

Así las cosas, parece que la OEPM, a la hora de valorar la marca “BLACK FRIDAY” no tuvo en cuenta su propio criterio interpretativo y concedió una marca que se ha convertido, sin lugar a dudas, en la palabra habitual para designar a ese viernes del mes de noviembre en el que todas las grandes superficies comerciales de nuestro país, así como medianos y pequeños establecimiento aprovechan para realizar descuentos promocionales e incentivar en consumo en época pre-navideña.

LEGÍTIMO DERECHO

En todo caso, una vez concedida la marca por la OEPM su titular tiene legítimo derecho a utilizarla y también a impedir que otros la utilicen. Teniendo en cuenta que la marca se ha registrado -entre otras- en ese “cajón desastre” que es la clase 35, su uso se puede prohibir en toda la publicidad, escaparates, cartelería y, en general, en cualquier tipo de negocio. No tenemos muy claro, ni tampoco tenemos conocimiento, de que el titular de la marca “BLACK FRIDAY” la esté utilizando en todas las clases para las que ha sido registrada (probablemente no), lo que sí sabemos es que ha requerido a muchas empresas textiles para prohibir su uso este viernes 25 de noviembre o bien permitirlo a cambio del abono de una importante suma de dinero.

Huelga decir que en Derecho español, la buena fe se presume, no obstante, teniendo en cuenta que tal requerimiento no ha sido dirigido “urbi et orbe” a toda cuanta superficie comercial hay en España, sino a aquellas de gran notoriedad o renombre, cabría pensar que el objetivo es dirigirse a aquellas de las que sea más fácil o probable obtener rédito.

Somos el país del Lazarillo de Tormes, del Buscón, de “tonto el último” en definitiva de la picaresca donde es mejor aprovecharse del esfuerzo ajeno antes que centrarse en desarrollar y potenciar las propias prestaciones. ¿Para qué voy a crear un producto, una marca, fundar un negocio con el trabajo que eso supone si nuestro sistema permite apropiarse de un término (a nuestro juicio inapropiable desde la perspectiva del derecho de marcas) para después exigir a otros que me paguen por su simple uso?

En suma, se trata de un asunto que estoy segura que dará mucho que hablar en los próximos meses y, si no me equivoco, el término “BLACK FRIDAY” como marca para designar productos de la clase 35 puede tener los días contados. En este sentido, la denegación de la marca comunitaria “BLACK FRIDAY” y “BLACK FRIDAY SALE” en fechas relativamente recientes o la existencia de marcas nacionales y comunitarias tales como “Back Friday El Corte Inglés” o “Black Friday BFB Barcelona” hacen presagiar la futura nulidad del término “BLACK FRIDAY” que se acabará convirtiendo en genérico para designar ese viernes del mes de noviembre caracterizado por sus promociones, por lo tanto, no apropiable en exclusiva.

Alba Lema, Directora de SMC Compliance

Recent Posts

Leave a Comment

Contacto

Si tienes cualquier duda o consulta estamos a tu disposición. ¡Contacta con nosotros!

Not readable? Change text.